论企业如何防范知识产权法律风险

一、案情简介[1]
杭州娃哈哈集团有限公司(以下简称娃哈哈集团)是“娃哈哈”商标的所有权人，杭州娃哈哈食品有限公司(以下简称合资公司)是娃哈哈集团与与法国达能公司(以下简称达能)、香港百富勤公司(以下简称百富勤)共同出资在中国境内设立的合资企业。根据1996年2月9日的《合资经营合同》，娃哈哈集团将“娃哈哈”商标作价1亿元人民币(其中5000万元作为娃哈哈集团向合资公司注资的无形资产，商标价值的一半5000万元由合资公司出资购买)、与法国达能公司(以下简称达能)、香港百富勤公司(以下简称百富勤)共同出资设立合资企业杭州娃哈哈食品有限公司，经营娃哈哈品牌的纯净水、八宝粥等产品。其中，娃哈哈集团占49%的股份，达能与百富勤加起来占51%。之后，百富勤在境外将股权卖给了达能，使达能跃升到了51%的绝对控股地位。
上述《合资经营合同》于1996年2月9日签订，2月17日获浙江省对外经济贸易委员会批准，2月18日浙江省工商行政管理局核发了营业执照。1996年2月19日，合资公司与娃哈哈集团签署了《商标转让协议》。该协议重新描述了娃哈哈商标作价1亿元以及其中5000万元作为中方注资、另外5000万元由合资公司购买。协议约定，娃哈哈集团除了可以在企业名称中继续使用娃哈哈字样外，不得在产品中使用娃哈哈商标。“不得将任何商标或其中的任何权利、所有权或利益转让予第三方，亦不得允许任何第三方使用商标或拥有其中的任何权利、所有权或利益”。
虽然《合资经营合同》约定由娃哈哈集团限期将娃哈哈商标权利人变更为合资公司，但变更事宜遭到了国家工商总局商标局的拒绝。为了履行《合资经营合同》，不影响合资公司对娃哈哈商标的专有使用权，于是1999年5月18日，合资公司与娃哈哈集团又签订了一份《商标使用合同》。2005年10月12日，娃哈哈集团与合资公司签署了《商标使用合同》的第一号修订协议。该协议约定娃哈哈商标在一定前提和条件下可以许可给合资公司之外的娃哈哈公司使用。
正是由于双方对上述《合资经营合同》、《商标使用合同》以及《商标使用合同》修订协议有关条款的理解差异，导致了双方观点上的迥然对立。后来，娃哈哈集团旗下非合资公司大量使用娃哈哈商标，成为娃哈哈集团与达能并购案系列纠纷中的主要纠纷之一。
达能方面认为，娃哈哈商标的所有权属于合资公司，娃哈哈集团要授权非合资公司使用娃哈哈商标生产和销售产品，必须要经过合资公司董事会同意。现在娃哈哈非合资公司大量使用娃哈哈商标已经构成商标侵权。
娃哈哈集团认为，1996年达能合资公司与娃哈哈集团签署的《商标转让协议》，未能获得中国商标局的通过，所以双方就签定了《商标使用合同》，这就是所谓的“阴阳合同”，这不符合我国相关法律规定，因为商标转让协议要求中外双方共同申请。而目前的情况是，中外双方都没有申请成功，所以当时娃哈哈与达能签定的《商标转让协议》是无效的。娃哈哈商标的所有权仍属于娃哈哈集团，并且非合资公司使用娃哈哈商标均得到了合资公司的许可，并不构成侵权。
目前本案尚在司法程序之中。
二、本案暴漏出我国企业知识产权法律风险防范意识淡薄
(一)本案可能存在的法律风险：
在娃哈哈与达能“并购门”事件中，娃哈哈虽然暂时保住了娃哈哈商标的所有权，却给非合资公司的商标权使用带来麻烦，自己的商标自己的企业不能用，娃哈哈集团自然很恼火。业内人士表示，与娃哈哈相比，很多国内知名商标在合资后被外方吃掉，从市场上销声匿迹，际遇更惨。由于本案尚未有定论，本律师仅从有关媒体的报道中略分析如下：
1、关于商标权的归属。从上述介绍可以看出，如果娃哈哈集团真的将商标权作价入股的话，则娃哈哈集团负有将该商标所有权转入合资公司的义务。否则可能会承担投资不到位的法律责任。如果娃哈哈集团主张《商标转让协议》是无效的，从而主张娃哈哈商标是自己的话，则意味着其在合资公司的原始投资不到位———当初娃哈哈集团是以商标作价5000万元才持有了相应比例的股份。因此，无论娃哈哈集团是否主张拥有娃哈哈商标的所有权，都是一个两难的选择。
2、关于娃哈哈非合资公司是否侵权的问题。如果《合资经营合同》《商标使用许可合同》以及《合资经营合同》中有关限制娃哈哈商标给合资公司之外使用的条款合法有效，且非合资公司在实际使用中确实未经合资公司授权的话，则娃哈哈非合资公司使用娃哈哈商标的行为无疑是构成侵权了。
当然，娃哈哈集团可能会有自己的抗辩理由，最终的结果也未必是判定娃哈哈集团败诉。但是本案暴露的问题却是中国企业法律风险防范意识和知识产权保护意识的淡薄。不仅仅是娃哈哈集团，所有的中国企业，都应该从该事件中吸取教训，在与外资合作及对外经济交往中高度重视法律风险的预防和管理。
(二)我国企业知识产权法律风险防范意识淡薄的表现
从上案例可以我们可以清楚地得出结论，当初娃哈哈集团在处理娃哈哈这个商标时，显然没有足够的法律风险防范意识，无论在对商标的处理上还是合同条款的拟定上，都未能有效地应对将来可能发生的纠纷，这也给达能指控娃哈哈集团侵权提供了相关依据。这也是中国企业在应对知识产权法律风险方面暴露出的普遍问题：
首先，表现在决策者认识高度不够。国内许多中小企业的老板和管理者往往是和员工一起摸爬滚打闯出一番事业的，他们当中的部分人认为只要拥有技术，延揽技术人才，就可以谋得企业的发展，从而忽视拥有知识产权在现代企业发展中不可或缺的作用。另外，中小企业规模小，财力有限，没有能力像大企业那样建立完善的知识产权管理制度，不善于利用专利信息。中小企业的技术开发人员在开发一项技术时，能够先进行有关专利检索的可谓少之又少。有的甚至发明出新技术后都不懂得去申请专利就投入了市场。很多企业对商标的价值认识不清，没有注册商标或商标注册不当;在商标许可和被许可的过程中很少请律师把关。他们通常的做法就像前华为法律部部长张旭廷所说的那样：“国外CEO想做一件事时，第一问CFO有没有钱，第二问GC(首席法律顾问)能不能做。只有在法律上通过了才能安排财务规划。外国的律师有最终发言权，一票否决，很多重大的问题还要参考外部律师意见。而中国老板习惯下午要签合同了，中午叫律师看看有没有问题，律师根本没有机会发表意见，更不用说在企业决策链中发挥作用了。”[2]
其次，缺乏知识产权专业人才，尤其是法律专业人才，很多企业不愿意投入金钱在法律事务的管理上和法律人才的招聘上。全球第三大律师事务所——路伟律师事务所在京发布《中国100强企业法律风险评分》报告显示，在防范法律风险的投入上，美国公司平均支付相当于公司年总收入的1%，欧盟公司为0.7%，而中国公司仅为0.02%。由于美国公司法律风险环境中间值是中国100强企业中间值的2.5倍，与此相对应，美国公司投入到法律事务管理方面的费用就是中国公司的50倍。路伟律师事务所北京办事处执行合伙人吕立山表示，由于公司高层“不重视”，国内公司的法务部门不仅在经费上“捉襟见肘”，而且在公司构架中的地位也多是“三等”。 [3]
最后，中国企业法律风险意识淡薄还表现在纠纷发生之后，不是聘请律师积极寻求法律途径解决，而是热衷于法律之外的途径，比如找关系、托熟人、走后门、寄希望于政府主管部门，有的甚至走极端，如雇佣打手等，以违法对违法，结果路子越走越窄，甚至最终身陷囹圄。
三、企业如何防范知识产权法律风险
(一)企业负责人意识到知识产权法律风险是关键 。
法律问题不应仅仅是律师和法律顾问需要考虑的问题，而是企业管理团队在相关责任产生之前就必须考虑的一个商业问题。领导人意识到风险存在并管理该风险，是迈向法律预防性实践关键的一步。知识产权法律风险作为法律风险的一种，也不能例外。因此，如何建立健全知识产权法律风险防范机制，首先必须强化风险意识。企业家必须要认识到，知识产权对企业发展的重要性，其法律风险一旦发生，会给企业带来严重的后果，但事前是可防可控的。知识产权主要包括商标权、专利权、著作权、商业秘密等。目前，中国企业家的流行病就是重经营权轻包括商标权在内的知识产权，由此产生的类似教训还有很多，而且有些甚至可以使企业陷入倒闭、破产的漩涡，这样的例子不胜枚举，比如长城葡萄酒天价赔偿案[4]，等等。
董葆霖就认为，全球化造就了品牌经济时代。一个成功品牌往往是任何有形资产所不能比拟的。现代经营管理的核心已经从纯粹的实体经营转移到品牌经营上了。但是，现在中国企业家中的流行病是重工厂、轻市场，重经营权、轻商标权。他说，但愿我们的企业家能从一个个教训中逐渐清醒和成熟起来。[5] 相反，欧美发达国家的企业家们对包括知识产权在内的法律风险就有充分的认识，在思想上也高度重视，比如美国通用电气公司( GE )原总裁杰克·韦尔奇在回答别人问他最担心什么时，他说：“其实并不是 GE 的业务使我担心，而是有什么人做了从法律上看非常愚蠢的事而给公司的声誉带来污点并使公司毁于一旦。”[6]
所以，我们中国的企业家和企业负责人必须首先树立包括知识产权在内的企业法律风险意识。
(二)要建立和完善知识产权法律风险管理的工作体系。
首先，要建立健全包括知识产权在内的法律风险防范机制，要与加快建立现代企业制度、完善法人治理结构有机结合起来，使法律风险防范成为企业内部控制体系的重要组成部分和企业日常经营管理的一个必不可少的环节。其次，企业要建立健全专门的法律事务机构并将知识产权法律事务纳入其中，同时要聘请专业化的管理人员。目前，中国大部分的企业缺乏专门的知识产权法律事务机构和专业化的管理人员。在这些企业中，知识产权的管理没有专人负责，而兼职的管理人员对知识产权的了解也很有限，甚至一知半解。这样必然不能很好地预防和管理知识产权法律风险。
(三)必须抓好与知识产权相关的合同管理、授权管理、注册与监测管理。
加强与知识产权相关的合同管理是防范企业知识产权法律风险的基础性工作，要建立以事前防范、事中控制为主，事后补救为辅的知识产权合同管理制度。比如在日常经营合同中加入知识产权归属或防止侵权的条款;在与员工劳动合同中加入关于发明创造归属的条款;在以知识产权对外合资合作过程中，要对其中的知识产权的归属、使用、授权的范围、期限、方式等作出尽可能详细的约定。既可以防范纠纷的产生，又可以在纠纷世纪发生时有所依据。而娃哈哈与达能的纠纷中，我们可以明显看出娃哈哈当初在合资合同和许可使用合同中对商标归属和许可使用约定的草率和粗糙，才导致了今天的纠纷和被动的局面。
(四)在与外资合资或合作过程中要善于保护中方知识产权。
拿商标权举例，目前，合资过程中对商标权的处置主要有以下几种模式：一是将本土商标有偿许可给合资合作企业使用，虽然中方得到一定利益，但因为外方的策略或者是逐步减少中方商标的使用率，或者将中方商标定位于低档产品上，久之中方商标就成了鸡肋。二是合资企业直接使用外方商标，中方商标就更没有了用武之地;甚至，在外方商标所标示的产品范围内，中方被禁止进入市场。。三是合资公司注册新商标，中方可按投资比例享有其权益，看似中方商标不存在流失，但是后果也很严重。一些中方企业拥有控股权，本可以将商标注册在自己名下，却注册在合资企业名下，将商标权益拱手让与外方。
以上这些都会导致中方商标权的价值在合资中暗暗流失。那么，针对上述情况如何做好预防工作呢?首先，在与外资企业合资时，中国企业必须考虑自有品牌的保护问题，应该在合资协议中签订保护自有品牌的条款，譬如知识产权的权利归属条款，特别是在合资企业期满后如何分配;新开发的知识产权权益归谁所有;企业日常知识产权的管理;双方知识产权是与授予合资公司使用还是所有权转移到合资公司;是独家授权许可、排他性授权许可，还是一般性授权许可;原知识产权权利人是否还能继续使用知识产权，是否履行约定的审批手续，等等。
总之，在许多企业管理者眼里，法律事务是一项高度专业化的工作，只是在非常特定的领域和情况下，才需要法律人员介入，审审合同，打打官司成为企业法律服务的主要内容。而且法律风险在没有实际发生时，也很难客观衡量出法律风险的危害性。这也是很多企业家不重视法律风险和法律风险管理的原因。由此，法务部门始终游离于企业生产经营的活动之外，在企业架构中处于边缘化、次要性的地位。因此，必须改变传统的法律事务工作模式，将企业法律工作的重心前移，从事后处理为主，到事前防范为主，使法律工作变成一种常规性的管理工作，并贯通于企业不同部门与岗位、不同的业务与流程中，就显得极为重要。只有嵌入到企业生产经营的实践中，法务部门才能最大化实现自身的价值。 也才能有效地防范公司可能面临的法律风险。我们由衷地期盼，中国企业家能早日重视包括知识产权在内的法律风险的预防和管理，并将包括知识产权在内的企业法律事务管理纳入企业管理常态之中，以避免与娃哈哈商标类似的事件不再重演。
作者：上海瑞泽律师事务所 李居鹏律师 卢峰律师
文章来源：福联网